Kettétört Kit Kat – a védjegyek eredetjelző funkciójának vizsgálata a megszerzett megkülönböztető képesség bizonyításánál

KitKatAz Európai Unió Bíróságának 2015. szeptember 16. napján kelt ítélete értelmében a Nestlé Kit Kat csokijának formája, mint 3D védjegy nem alkalmas a megkülönböztető képességre.

A Nestlé 2010-ben a Kit Kat csokoládé formáját ábrázoló 3D megjelölésre védjegybejelentési kérelmet nyújtott be az Egyesült Királyságban. 2011-ben a konkurens Cadbury felszólalással élt a védjegybejelentés ellen, hivatkozva a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2008/95/EK Irányelv 3. cikk (1) bekezdés b) pontjára, e) pontja i. és ii. alpontjára és (3) bekezdésére, miszerint:

(1)      A megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, illetve a védjegy törlésének van helye, ha a megjelölés […]

 b)      nem alkalmas a megkülönböztetésre; […]

 e)      kizárólag olyan formából áll, amely

i. a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges, vagy

ii. az áru jellegéből következik, vagy

iii. az árunak jelentős értéket kölcsönöz; […]

 (3)      Az (1) bekezdés b), c) és d) pontjai alapján a megjelölés nincs kizárva a védjegyoltalomból, illetve a védjegy nem törölhető, ha a megjelölés használata révén a bejelentés bejelentési napját megelőzően megszerezte a megkülönböztető képességet. Ezen túlmenően bármelyik tagállam előírhatja, hogy ezt a szabályt akkor is alkalmazni kell, ha a megjelölés a megkülönböztető képességet a bejelentés bejelentési napját vagy a lajstromozás napját követően szerezte meg. […]

Az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bírósága előzetes döntéshozatal céljából az alábbi kérdéseket terjesztette a Bíróság elé:

1)   Annak megállapításához, hogy a megjelölés használata révén megkülönböztető képességet szerzett‑e a 2008/95 irányelv 3. cikke (3) bekezdésének értelmében, elegendő‑e ha a bejelentő bizonyítja, hogy a releváns időpontban az érintett személyek körének jelentős része felismeri a megjelölést, és azt a bejelentő termékeihez köti, abban az értelemben, hogy ha mérlegelniük kellene, hogy az e megjelöléssel ellátott árukat ki forgalmazza, a bejelentőt jelölnék meg; vagy a bejelentőnek bizonyítania kell, hogy az érintett fogyasztók körének jelentős része úgy tekint a megjelölésre (szemben bármely másik esetleg jelen lévő védjeggyel) mint az áruk származásának jelölésére?

2)   Amennyiben a forma három alapvető elemből tevődik össze, melyek egyike magának az árunak a jellegéből következik, és másik kettő pedig a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges, annyiban e forma védjegyként történő lajstromozását kizárja‑e a 2008/95 irányelv 3. cikke (1) bekezdése e) pontjának i. és/vagy ii. alpontja?

3)   Úgy kell‑e értelmezni a 2008/95 irányelv 3. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontját, hogy az megakadályozza az áruk gyártásának módjára, és nem az áruk működésének módjára tekintettel célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges formák lajstromozását?

A Bíróság a C‑215/14. sz. ügyben meghozott döntésében az alábbi válaszokkal szolgált a feltett kérdésekre:

  •  Egy, kizárólag az áru formájából álló megjelölés lajstromozása iránti kérelem esetében először is azt kell vizsgálni, hogy fennáll‑e az Irányelv 3. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerinti valamely akadály, amely kizárhatja a lajstromozást; ezt követően értékelni kell, hogy az érintett megjelölés adott esetben megszerezhette‑e a megkülönböztető képességet az Irányelv 3. cikke (3) bekezdése alapján.
  •  Egy, kizárólag valamely műszaki hatásnak tulajdonítható formából álló megjelölés lajstromozását akkor is meg kell tagadni, ha az adott műszaki hatást más formák, és ennek következtében más gyártási módok útján is el lehet érni (Philips‑ítélet, C‑299/99, EU:C:2002:377, 83. pont). Így az Irányelv azon rendelkezése, mely lehetővé teszi a kizárólag a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges formájából álló megjelölések lajstromozásának megtagadását, nem magára az áru gyártásának a módjára vonatkozik, hanem arra, hogy az érintett áru miként tölti be a funkcióját.

Az Irányelv e) pontjában meghatározott kizáró okok vizsgálata mellett a Bíróság nagyobb hangsúlyt fektetett a megkülönböztető képesség megszerzésének vizsgálati szempontjaira:

  •  Az első kérdés tekintetében az előterjesztő bíróság lényegében arra kereste a választ, hogy az Irányelv 3. cikkének (3) bekezdése értelmében használat révén megkülönböztető képességet szerzett védjegy bejelentőjének bizonyítania kell‑e azt, hogy az érintett személyek köre – szemben minden más védjeggyel, amely szintén jelen lehet – egyedül a bejelentett védjeggyel jelölt árut vagy szolgáltatást tekinti valamely meghatározott vállalkozástól származónak, vagy elegendő‑e azt bizonyítania, hogy az érintett személyek körének jelentős része felismeri az említett védjegyet, és azt az ő termékeihez társítja gondolatban.
  • A döntés alapján megkülönböztető képesség megszerzése során a „megjelölés védjegyként történő használata” kifejezést úgy kell értelmezni, hogy az kizárólag arra a használatra vonatkozik, melynek célja az áru vagy szolgáltatás meghatározott vállalkozástól származóként történő beazonosíthatósága az érintett személyek köre részéről (Nestlé‑ítélet, C‑353/03, 29. pont). Függetlenül attól, hogy a megjelölés használata valamely lajstromozott védjegy részeként vagy pedig azzal összetételben történik‑e, az alapvető feltétel az, hogy e használat következtében a védjegyként bejelentett megjelölés az érintett személyek körének felfogása szerint alkalmas legyen az áruknak, mint valamely adott vállalkozástól származóknak a jelölésére (Colloseum Holding ítélet, C‑12/12, EU:C:2013:253, 28. pont).

Tehát annak bizonyítására, hogy egy megjelölés használat útján megszerezte a megkülönböztető képességet, nem elegendő, hogy a megjelölés gondolati képzettársítás útján egy adott termékhez vagy szolgáltatáshoz köthető, abban az esetben sem, ha az a termék vagy szolgáltatás a bejelentő terméke/szolgáltatása.

Az Európai Bíróság iránymutatása alapján egyértelművé vált, hogy a bejelentőnek azt kell bizonyítania, hogy az érintett személyek egyedül a védjeggyel jelölt árut vagy szolgáltatást tekintik egy meghatározott vállalkozástól származónak. Azaz a bizonyítás és vizsgálat tárgya a megjelöléssel ellátott áru és a bejelentő között az eredetjelző funkció teljesülése, nem pedig a bejelentett megjelölés és az áru között fennálló asszociáció.

Bár a Bíróság az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bírósága által előterjesztett kérdés alapján hozta meg ítéletét, a döntés előreláthatóan a magyar joggyakorlatra is hatással lesz.

 dr. Kövecses Bettina, ügyvéd
bettina.kovecses@twobirds.com
Knight Bird & Bird Iroda
+36 1 799 2000



Kategóriák:IP, Védjegy

Címkék:, , , , , , , ,